Agnaldo Costa Sociedade de Advogados
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06 de Novembro de 2021

As recentes mudanças relacionadas ao Direito Marcário

Por: Rodrigo Martins Naves

O artigo 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial preceitua que terá o direito de precedência ao registro de marca, aquele que a usa, de boa-fé, há pelo menos seis meses antes da data do depósito do pedido do requerente no INPI. Isso significa que, se você se utiliza de uma determinada marca, mas não a registrou, e descobriu que alguém fez o depósito do registro antes, você tem o direito de “passar à frente” desse depósito de terceiro e obter o registro para si.

Assim, comprovando que usava a marca, de boa-fé, há pelo menos seis meses antes da data de depósito do terceiro, você pode conseguir que tal marca, para identificar determinados produtos e/ou serviços, seja de sua titularidade, mesmo tendo sido pedida antes por esse terceiro.

Geralmente, para pleitear tal direito, o usuário anterior tinha um prazo muito reduzido para se manifestar, correspondente a 60 dias após a publicação do pedido do requerente. Esse prazo sempre limitou o direito do usuário anterior, já que é um período bastante curto e, via de regra, ninguém fica monitorando as publicações do INPI para visualizar se um terceiro vá depositar pedido de marca idêntica ou semelhante à sua, que nem registrada foi.

Porém, esse entendimento mudou com a publicação do Parecer nº 00043/2021 da Procuradoria Federal Especializada Junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão da Advocacia Geral da União, que concluiu no sentido de que “o direito de precedência previsto no artigo 129, § 1º da Lei n. 9.279/96 possa ser arguido em sede administrativa mesmo após a concessão do registro de marca, constituindo fundamento para a apresentação de Processo Administrativo de Nulidade - PAN, na forma do artigo 168 da lei”.

Tal entendimento amplia consideravelmente o prazo para que o usuário anterior possa exercer seu direito de precedência, pois, a partir de agora, tal pedido pode ser realizado não só enquanto a marca estiver sob exame, mas em até 180 dias após o registro do terceiro ter sido concedido, ou seja, dentro do prazo previsto pela lei para o Processo Administrativo de Nulidade, que é um procedimento administrativo para obter a anulação de registro de marca concedida com a inobservância da lei.

Portanto, se você é usuário anterior de determinado sinal marcário e descobriu que um terceiro depositou registro de marca idêntica ou semelhante para identificar produtos ou serviços afins, saiba que poderá, dentro de um prazo mais razoável que o anterior, pleitear seus direitos sobre o registro e consequentemente o uso exclusivo dessa marca.

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